Op 23 maart 2016 treedt de gewijzigde Europese Verordening in werking, waardoor een ieder die een Europees merk wil registreren geconfronteerd wordt met nieuwe regels. In dit artikel worden de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij gezet.

Geen Community Trademark of Gemeenschapsmerk meer, maar een European Union Trade Mark of Uniemerk

De eerste wijziging heeft betrekking op de terminologie. Je kan uiteraard nog steeds voor de Europese Unie in een keer een merkaanvraag doen, maar waar dat voorheen een Community Trademark of Gemeenschapsmerk werd genoemd, zal dat straks een European Union Trade Mark of Uniemerk gaan heten. Ook de naam van het Europees merkenbureau, zijnde Office for Harmonization in the Internal Market (OHIM) zal worden gewijzigd in European Union Intellectual Property Office (EUIPO). Deze veranderingen zijn niet al te spannend, maar geven wel aan dat er is geprobeerd om meer eenduidigheid te creëren.

Niet meer drie klassen voor de prijs van één, maar betalen per klasse

Op dit moment is het te betalen bedrag voor een merkregistratie in één, twee of drie klassen gelijk. Het maakt dus niet uit of je het merk dus in slechts één klasse deponeert of dat je het merk in drie klassen deponeert. Pas wanneer je het merk in meer dan drie klassen deponeert, zijn er extra taksen verschuldigd. Dit gaat veranderen. Vanaf 23 maart 2016 betaalt u per klasse. Kortom, gebruikt u het merk maar voor één klasse, dan hoeft dit ook maar voor één klasse te worden geregistreerd en betaalt u dus ook maar voor één klasse. Wilt u het merk in twee, drie of meer klassen registreren, dan kan dat uiteraard ook, zij het dat u dan voor elke klasse waarin u het merk wenst te registreren (extra) taksen verschuldigd bent.

De reden van deze wijziging komt voort uit het feit dat het merkenregister nogal is volgelopen met merken die werden geregistreerd in een tweede of derde klasse, maar daarvoor eigenlijk niet werden gebruikt. Dit maakt het ingewikkelder en kostbaarder om te onderzoeken of een bepaald merk beschikbaar is. Zo kan nu uit een merkonderzoek mogelijk potentiële conflicterende merken komen, terwijl die in werkelijkheid helemaal niet conflicterend zijn. Dit komt de betrouwbaarheid van het merkenregister niet ten goede.

Vereiste voor grafische voorstelling komt te vervallen, waardoor ook niet zichtbare tekens als merk eenvoudiger kunnen worden geregistreerd

Een andere wijziging betreft dat het niet langer meer noodzakelijk is om bij een merkregistratie een grafische voorstelling van het merk in te dienen. Wel blijft natuurlijk de eis bestaan dat het merk duidelijk en precies omschreven moet zijn en dat het merk voldoende onderscheidend is voor de waren en/of diensten waarvoor het wordt geregistreerd. Maar dat het niet meer nodig is dat merken grafisch worden weergegeven in het merkenregister, biedt straks wel de mogelijkheid om niet zichtbare tekens zoals geuren en klanken als merk te registreren. Zolang een geur en/of klank omschreven kan worden op een precieze en duidelijke wijze kunnen ze dus op korte termijn als merk worden ingeschreven, terwijl dat voorheen niet mogelijk was.

Meer gedetailleerde omschrijving van de waren en diensten

Een merk wordt geregistreerd in klassen, waarbij elke klasse staat voor bepaalde waren en/of diensten. Bij het deponeren van het merk zal dus vooraf moeten worden aangegeven in welke klasse(n) het merk wordt ingeschreven. Hiervoor gaf ik al aan dat men straks gaat betalen per klasse. Een andere verandering is dat men strengere eisen gaat stellen aan de omschrijving van de waren en/of diensten waarvoor het merk wordt geregistreerd. Nu ziet men namelijk nog wel eens dat men een kledingmerk dat feitelijk alleen spijkerbroeken verkoopt in klasse 25 heeft gedeponeerd met de algemene omschrijving: kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Dit met als doel om een zo ruim mogelijke bescherming te verkrijgen. Daar wordt nu in het verlengde van het reeds op 19 juni 2012 door het Europese Hof van Justitie gewezen arrest in de zaak IP Translator verandering in aangebracht. Globale omschrijvingen zijn straks weliswaar nog toegestaan, maar alleen als deze voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn. Vage bewoordingen moeten dus worden gespecificeerd. En wanneer u toch alleen voor algemene (globale) benamingen uit de klasse-headings kiest, houdt er dan rekening mee dat er wordt uitgegaan van de letterlijke betekenis van die termen waardoor u een veel minder ruimere bescherming kan hebben dan gedacht.

Verplichte invoering procedure tot vervallen- en nietigverklaring van een merk

Nationale merkenbureaus, zoals het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE, ook wel het Benelux merkenbureau genoemd) zijn verplicht om binnen 7 jaar een administratieve procedure aan te bieden waarin men de nietigheid of het verval van een merk kan inroepen. Nu moet men daarvoor naar de rechter, maar dat kan straks dus (ook) bij het Benelux merkenbureau. Overigens ligt het in de lijn der verwachting dat het BBIE veel sneller dan de maximale termijn van 7 jaar de benodigde administratieve procedure zal hebben ingericht.

Betere bescherming tegen namaak

De hervormingen hebben ook tot doel om merkhouders meer handvatten te geven en daarmee een betere bescherming te bieden om tegen houders van inbreukmakende producten op te treden. Zo kan de douane voor de merkhouder handhaven, waarbij de houder van de vermoedelijke namaakgoederen zal moeten aantonen dat de merkhouder niet het recht heeft om verhandeling van deze goederen in het land van eindbestemming tegen te gaan. De bewijslast wordt dus ten gunste van de merkhouder omgedraaid. Een ander voordeel betreft de mogelijkheid om als merkhouder op te treden tegen inbreukmakende voorbereidende handelingen, zoals het (laten) maken van verpakkingen, labels en dergelijke waar het merk door de inbreukmaker op is aangebracht.

Advies

Er gaat dus nogal wat veranderen. Hoewel de merkhouder een betere bescherming krijgt en het belang van het registreren van uw merk nog maar eens wordt onderstreept, is het wel zaak dat uw merk op een juiste wijze wordt geregistreerd. De strengere regels en de precisie waarmee de waren en/of diensten moeten worden onderschreven, maken het inwinnen van advies welhaast noodzakelijk. Heeft u vragen, aarzel dan niet en neem contact op met Registreermijnmerk.nl (mr. K. Meijer of mr. E.G.J.C. Ooijevaar, telefoon: 072 – 511 40 32 keuzeoptie 2, e-mail:meijer@registreermijnmerk.nl of ooijevaar@registreermijnmerk.nl).