Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft onlangs duidelijkheid gegeven over een vraag die in de praktijk al jaren speelde: wat gebeurt er met een oppositie tegen een EU-merk die vóór Brexit is gestart, maar pas ná de overgangsperiode wordt beslist?
De zaak EUIPO vs. Nowhere (APE TEES) geeft een helder antwoord.
Wat was er precies aan de hand?
· In 2015 werd een EU-merkaanvraag ingediend door Ye;
· Nowhere maakte bezwaar (oppositie) op basis van een merk dat zij in het Verenigd Koninkrijk gebruikte;
· De oppositieprocedure liep door toen de Brexit plaats vond;
· De overgangsperiode eindigde op 31 december 2020;
· Het Europese merkenbureau wees de oppositie in februari 2021 af.
Waarom werd de oppositie afgewezen?
Omdat Britse rechten na het einde van de overgangsperiode geen rechten van een EU-lidstaat meer zijn. Nowhere tekende beroep aan bij het Gerecht en het Gerecht dacht daar anders over. Volgens het Gerecht moest worden gekeken naar de situatie op het moment van indiening van de merkaanvraag (2015) toen het Verenigd Koninkrijk nog lid was van de EU.
Het Europese merkenbureau ging vervolgens in hoger beroep bij het Hof. De Advocaat-Generaal oordeelde dat het Gerecht juist geoordeeld had en adviseerde het Hof om het hoger beroep van het Europese merkenbureau te verwerpen, maar het Hof oordeelt anders.
Wat zegt het Hof?
Het Hof kiest voor een strikte toepassing van het territorialiteitsbeginsel: een merkrecht werkt alleen in het gebied waar het bescherming geniet. Na 31 december 2020 is een Brits merk geen recht van een EU-lidstaat meer en alleen zulke rechten kunnen een EU-merk blokkeren.
Belangrijk
Het oudere recht moet niet alleen bestaan bij indiening van de EU-aanvraag, maar het moet ook nog bestaan én relevant zijn op het moment van de eindbeslissing. Er is volgens het Hof geen bepaling in het terugtrekkingsakkoord die Britse merken na de overgangsperiode EU-relevantie geeft in lopende opposities.
Waarom is dit arrest belangrijk?
Dit arrest bevestigt drie dingen:
1. Er is géén “bevroren situatie” voor lopende procedures;
2. Brexit heeft ook effect op al gestarte opposities;
3. Territoriale bescherming is beslissend, niet historische verbondenheid.
Voor partijen die uitsluitend op Britse rechten vertrouwden in EU-procedures betekent dit dat hun oppositie na 2020 juridisch leeg kan lopen.
Wat betekent dit voor ondernemers?
Als je actief bent in zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU, dan is de les helder:
· Een EU-merk beschermt je in 27 lidstaten, maar niet in het Verenigd Koninkrijk.
· Een Verenigd Koninkrijk-merk beschermt je in het Verenigd Koninkrijk, maar niet in de EU.
Sinds Brexit zijn dit twee gescheiden systemen en deze uitspraak maakt duidelijk dat je in procedures niet kunt terugvallen op het verleden. Je moet op het moment van beslissing beschikken over een geldig, territoriaal relevant recht.
Strategische takeaway
Voor ondernemers, scale-ups en investeerders betekent dit:
· Controleer of je merkportfolio territoriaal aansluit op je commerciële footprint;
· Vertrouw niet op “oude” Britse rechten in EU-handhaving;
· Stem je oppositie- en handhavingsstrategie af op het huidige juridische landschap.
Brexit is juridisch geen overgangssituatie meer, maar een definitieve scheiding van systemen.
Wil je weten of jouw merkstructuur correct is ingericht voor zowel het Verenigd Koninkrijk als de EU? Een gerichte portfolio-scan geeft snel duidelijkheid. Heb je vragen over de Brexit of bescherming of inbreuk in het Verenigd Koninkrijk dan kan je contact opnemen met één van onze merkengemachtigden (info@registreermijnmerk.nl of 072 – 303 34 46).
